Скільки може коштувати використання «власної» ТМ?
Ірина Кальницька, Партнер, керівник практики податкового права, адвокат
Для багатьох міжнародних компаній звичайною практикою є надання в користування торгових марок (ТМ) всім компаніям групи безкоштовно. Деякі материнські компанії навіть не мають права стягувати зі своїх дочірніх роялті, оскільки це суперечить внутрішній політиці холдингу. Якщо мова йде про дочірню компанію в Україні, то така ситуація з першого погляду всіх влаштовує, адже роялті платити не треба.
Водночас, останнім часом така практика привернула увагу податкових органів, які не розділяють оптимістичного погляду на таку структуру українській компаній і вбачають у ній ухилення від сплати податків.
Де шукати ухилення?
Податкове законодавство побудоване на принципах того, що за все треба платити. Якщо компанія отримує послуги, за них треба платити, якщо замовляє виконання роботи – така робота також має бути оплачена. Аналогічний підхід застосовується і до використання ТМ, адже по суті користування ТМ – це послуга, за яку сплачується відповідна плата у вигляді роялті.
Якщо ж таке роялті не сплачується, то фактично ТМ використовується безкоштовно. По суті безкоштовне використання ТМ також не заборонено законодавством, включаючи Податковий кодекс.
Але є нюанс: вартість безкоштовно наданих послуг збільшує дохід компанії пропорційно. Іншими словами, всю суму несплаченого роялті компанія, яка безкоштовно використовувала ТМ, має зарахувати собі в дохід та відповідно збільшити базу оподаткування податком на прибуток.
Складністю для податкових органів є визначення розміру роялті, яке начебто не було сплачено українською компанією. Зазвичай при укладанні ліцензійних договорів сторони на власний розсуд визначають розмір роялті. Коли ж такого договору немає, ДФС має певним чином порахувати яку суму роялті могла би заплатити дочірня компанія власнику ТМ, якби ліцензійний договір все ж таки був укладений.
У такій ситуації представники контролюючого органу як завжди проявили креативний підхід, розрахувавши суму роялті, як 4% від всього доходу компанії за попередній рік. В обґрунтування такого розрахунку податківці посилаються на статтю 140 ПКУ, в якій йде мова про застосування фінансових різниць при виплаті роялті у певних випадках і яка не має жодного відношення до порядку врахування вартості безоплатно отриманих послуг.
І хоча такі розрахунки, на нашу думку, є повністю необґрунтованими та незрозумілими, за результатами податкової перевірки здійснюється донарахування іноді дуже великих сум, адже мова йде про 4% від всього доходу компанії за рік, що передує перевірці або навіть декілька років.
Чи справді компанія порушує закон?
Відповідно до положень законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон), виключно власник прав на ТМ має право використовувати та дозволяти або забороняти використання його ТМ. Зрозуміло, що при цьому за надання дозволу на використання ТМ її власник має право на отримання певної плати, визначеної домовленістю сторін.
Згідно ст. 16 Закону використанням знаку визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
З зазначеного вище можна зробити висновок, що якщо дочірня компанія не імпортує товар, який маркований ТМ, а просто використовує ТМ у своїй господарській діяльності, то за таке використання мають бути сплачені роялті. При чому, ми рекомендуємо обов’язкового таке роялті нараховувати хоча б у мінімальному розмірі, щоб уникнути спорів із податковою.
Дещо інша ситуація, якщо дочірня компанія імпортує товар, маркований ТМ, який вона придбала не у власника ТМ, а у іншої компанії – виробника і при цьому не сплачує роялті за користування ТМ.
У такому випадку, на нашу думку, дочірня компанія, не зобов’язана сплачувати роялті і порушення податкового законодавства відсутнє. Така позиція обґрунтовується так званим принципом вичерпання прав.
Частиною 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: … використання знаку для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.
Введенням в цивільний оборот вважається введення товару на ринок під певною ТМ. Іншими словами, якщо компанія купує товар вже маркований ТМ не у власника ТМ, то вважається, що така ТМ уже введена у торговий оборот і власник ТМ не має права забороняти покупцю товару використовувати такий товар у своїх господарській діяльності або забороняти використовувати ТМ. Відповідно, якщо власник ТМ не має право забороняти покупцю використовувати ТМ, то і відсутнє право вимагати сплати роялті за використання такої ТМ.
Яка позиція судів?
На сьогоднішні є декілька судових рішень щодо спорів зазначеної вище категорії, які набрали законної сили.
Справа 1. Позиція Позивача полягала в тому, що політикою групи компаній не передбачено нарахування роялті за використання власних торгових марок, і, відповідно, українська компанія, яка є 100 % власністю засновника – іноземної компанії, не здійснювала жодних виплат роялті на її користь (засновнику та власнику торгової марки). В результаті, для оцінки величини доходу від безоплатного користування ТМ має бути застосована звичайна ціна, визначена сторонами операції. Оскільки сторони погодили відсутність будь-яких платежів, в тому числі у вигляді роялті за право користування ТМ, то звичайна ціна за даною операцією дорівнює нулю.
Суд першої інстанції підтримав таку позицію, однак суд апеляційної інстанції це рішення скасував та зайняв сторону податкового органу, зазначивши, що враховуючи те, що власником торгових марок при наданні усного дозволу (згідно політики компанії) на використання ТМ українською компанією не було визначено розмір компенсації за її користування, українська компанія безоплатно використовувала ТМ у власній господарський діяльності та не врахувала до складу інші доходи (у вигляді роялті) за безоплатне користування ТМ. Це, в свою чергу, призвело до заниження суми його податкових зобов’язань. При цьому апеляційний суд без жодного обґрунтування погодився з незрозумілим розрахунком такого доходу податкового органу.
Справа 2. У даній справі Позивач посилався на принцип «вичерпання прав» на ТМ. І це перший випадок коли міжнародній компанії – власнику ТМ, став в нагоді цей правовий принцип.
Суд першої інстанції та апеляційний суд підтримали позицію позивача і скасували податкові повідомлення-рішення. Адже, як було зазначено судами «для формування висновку про безоплатне використання позивачем ТМ та отримання ним доходу, підлягає дослідженню питання правового регулювання використання ТМ, встановлення обсягу прав власника ТМ, обставини введення товару на ринок, факту використання ТМ за даних конкретних обставин, обсяг вигод, які можуть вважатися доходом.
Частиною 6 ст. 16 Закону передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: … використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; … .
Тобто, … йдеться про принцип «вичерпання прав».
Таким чином, після введення товару на ринок, використання ТМ на цьому товарі є некомерційним, наявність ТМ на упаковці товару само по собі не зумовлює виникнення у покупця товару вигод щодо використання власне ТМ, вартість якої вже є складовою вартості товару. Введення товару на ринок не зумовлює виникнення у власника прав на ТМ вимагати плати за користування ТМ, що у сукупності, відповідно, вказує на відсутність як підстав для укладання ліцензійних договорів та виникнення зобов’язань щодо плати за використання ТМ.
Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що просування на ринку продукції, придбаної позивачем та вже маркованої ТМ є звичайною маркетинговою послугою, яка надається для цілей збільшення обсягів реалізації продукції на ринку та є звичайною діловою практикою, що, однак, не свідчить про власне комерційне користування ТМ та, до того ж, безоплатне».
На нашу думку, друга позиція суду є більш обґрунтованою та такою, що відповідає як положенням законодавства, так і суті правовідносин, адже неможливо безоплатно використовувати те, за що взагалі не може вимагатися плата.
Разом із цим, по обох справах наразі подана касаційна скарга і що скаже Верховний Суд покаже час.
Наразі платниками податків можемо рекомендувати уникати безкоштовного використання ТМ, які належать, у тому числі, материнській компанії. При придбанні товарів, які вже марковані ТМ, радимо передбачати відповідні застереження і гарантії в договорі поставки для уникнення суперечностей із ДФС.
