5 основних помилок при брендуванні товару та реєстрації торгової марки по Мадридському протоколу

Авторка статті: Ірина Ан – Керівник відділу інтелектуального права в ЮК “Приходько та партнери”

Брендування товару — це більше, ніж просто гарний логотип або креативна назва. Для виходу на міжнародні ринки важливо не лише створити привабливий бренд, але й захистити його від потенційних конкурентів – зареєструвати відповідну торгову марку. Мадридський протокол дозволяє захистити торгову марку в кількох країнах одночасно  через подання однієї заявки.

Проте навіть досвідчені підприємці припускаються типових помилок, які можуть призвести до втрати часу, грошей і прав на бренд. Розглянемо п’ять найпоширеніших помилок та способи їх уникнення.

1) Вибір описового або загального позначення (в тому числі через неврахування потенційного перекладу)

Помилка:

Компанія обирає назву, яка безпосередньо описує товар або його характеристики англійською мовою або іншою мовою, якає дуже розповсюдженою в країні, на яку орієнтується компанія.

Кожна країна може встановлювати обмеження щодо того які торгові марки підлягають та не підлягають захисту на її території, проте за загальноузгодженим правилом не підлягають захисту 1) позначення, які є описовими, 2) родові поняття, 3) позначення, які стали загальноприйнятою назвою таких речей.

Наслідки:

У разі коли позначення є описовим або родовим поняттям (або перекладається з розповсюдженої мови як описове або родове поняття) – це є підставою для абсолютної відмови в захисті такого позначення на території.

Практичний кейс:

Український виробник подав на міжнародну реєстрацію позначення «MAXI POWER», яке мало вже повний захист в Україні як комбіноване – поєднання зображувального стилю і словесного позначення. При цьому ряд європейських та азійських країн відмовили у захисті позначення (наприклад, Британія та Польща) , деякі надали право використовувати позначення тільки для послуг (зокрема Естонія та Румунія вирішили що зазначення «максимальна сила в контексті надання послуг не є описовим позначенням), а деякі країни дозволили повний захист (зокрема Франція та Болгарія)

Порада:

Обирайте унікальні, вигадані або метафоричні назви, які не описують безпосередньо товар чи послугу. А також перевірте переклади назв, якщо вони здійснені іншою мовою.

2) Недостатня перевірка конфліктів у цільових країнах (в тому числі щодо звучання – транскрибування позначення)

Помилка:

Подається міжнародна заявка без перевірки локальних реєстрів на наявність подібних або тотожних знаків, а також знаків які звучать ідентично, хоч і пишуться по-іншому.

Наслідки:

Заявку можуть частково або повністю відхилити через опозиції з боку власників схожих ТМ зокрема на підставі того, що звичайний споживач не зможе відрізнити такі бренди (в тому числі на слух).

Практичний кейс:

З такою проблемою зіткнулись Bayer Aktiengesellschaft, Німеччина, які через Мадридський протокол подала заявку на знак MIRIVAIR у Сполученому Королівстві. Pharmacia & Upjohn SA подала заперечення проти надання захисту цьому бренду, оскільки вони були власником ТМ MIRVIVA, і ці марки є фонетично схожими. Запереченнябуло розглянуте на користь Pharmacia & Upjohn SA, а з Німецької компанії додатково були стягнуті

Порада:

Перед поданням заявки проведіть розширений пошук у реєстрах національних відомств країн, де плануєте захист, в тому числі щодо фонетичної схожості позначеньМожна скористатись професійними пошуковими системами або замовити звіт у патентного повіреного.

3) Невірне зазначення переліку товарів та послуг

Помилка:

Формулювання товарів і послуг, на які розповсюдиться захистдуже широке або не відповідає реальному виду діяльності.

Наслідки:

Відомства можуть вимагати звуження переліку, а конкуренти можуть оскаржити заявку як недобросовісну.

Практичний кейс:

Власник вже зареєстрованого знаку у США «MYUNDIES» за рішенням суду втратив захист, адже за законодавством США якщо заявка подана відповідно до Розділу 1(a) Закону про торговельні марки, 15 U.S.C. § 1052(a), і фактичного використання заявленої марки на товарах, зазначених у заявці, не було до дати подання заявки, заявка недійсною, а будь-яка реєстрація, що виникла в результаті цього, підлягає скасуванню.

Порада:

Коректно підберіть товари та послуги відповідно до Ніццької класифікації Формулювання мають чітко відповідати дійсним товарам/послугам, які ви пропонуєте або плануєте продавати на відповідному ринку.

4) Ігнорування процедурних строків та повідомлень WIPO

Помилка:

Після подання міжнародної заявки компанія не відслідковує повідомлення та не реагує на запити патентних відомств окремих країн.

Наслідки:

Пропущені строки на відповідь можуть автоматично призвести до відмови в реєстрації.

Порада:

Встановіть моніторинг за статусом заявки на порталі WIPO або залучіть патентного повіреного або юриста з інтелектуальної власності , який оперативно інформуватиме про запити та строкові дії.

5) Сліпа довіра до «автоматичної» охорони через Мадридську систему

Помилка:

Компанія вважає, що міжнародна реєстрація автоматично гарантує охорону в усіх вказаних країнах.

Наслідки:

Деякі держави мають особливі вимоги — наприклад, щодо підтвердження використання ТМ, перекладу документів або локальної процедури затвердження.

Практичний кейс:

Корейська компанія зареєструвала через мадридську систему торгову марку Dr7 Hedison , включаючи територію України та надала ексклюзивне право використання українському підприємцю. Проте через 18 місяців за які мала б бути надана відповідь і отриманий «автоматичний захист» українське патентне відомство не відобразило таку марку як захищену. Український ексклюзивний дистрибютор був вимушений залучати юристів для внесення марки в український ресєстр для застосування заходів митного контролю ввезення товару, який порушував його ексклюзивну дистрибуцію.

Порада:

Після реєстрації слідкуйте за національними вимогами кожної країни та перед наданням ексклюзивних прав або для захисту інтелектуальної власності пересвідчуйтесь у наявності підтвердження захисту марки.

Мадридський протокол — це потужний інструмент для міжнародного захисту бренду, але він вимагає глибокого розуміння процедур, стратегічного підходу до брендування і професійного супроводу. Помилки на етапі планування можуть коштувати компанії дорого. Ретельна підготовка, консультація з фахівцями та проактивний моніторинг процесу — запорука успішної реєстрації та захисту вашої торгової марки (ТМ) на глобальному ринку.